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Halo判例之后美国专利侵权诉讼中的故意侵权判断和惩罚性损害赔偿
美国律师 宋仁顺


      去年6月,美国大法院通过Halo Electronics Inc.v.Pulse Electronics Inc.及Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.判例,放宽了以往Seagate判例的专利侵权的惩罚性损害赔偿的严格判断基准。

      在美国,根据专利法35U.S.C.§284,专利侵权诉讼中可处以加重的赔偿额,其范围在确定损害赔偿额时算出的损失额的3倍以下,美国法院根据该条款,对判断为故意侵权的专利侵权人处以加重的损害赔偿额。

      以往的Seagate判例中给出了评价专利侵权故意性的两个阶段的测试。Seagate测试的第一个阶段作为客观轻率(Objective Recklessness)条件,即便客观上能够判断其行为是侵权可能性高的行为,但专利侵权人还是需要证明其实施了侵权行为;第二个阶段为主观认识(Subjective Knowledge)条件,专利侵权人需要证明已经知道或者可以知道专利侵权事实。证明这两个条件的责任是由主张侵权故意性的专利权人承担的,专利权人需要拿着明确且可以让人确信的证据(Clear and Convincing Evidence)去证明自己的主张。
      但是按照这种Seagate判例基准,专利权人证明Seagate测试的第一个阶段的客观轻率并不容易,因此,有很多情况在Seagate测试的第二个阶段的主观认识阶段之前,专利的故意侵权未能得到认可。

      如前所述,Halo判例判示了,只要认为专利侵权在主观上带着故意性,就应该认定加重的赔偿额,其与侵权行为是否为客观轻率无关,并以此代替了对专利权人多少有些严格的判断基准,即Seagate的专利侵权故意性的两个阶段测试。再加上,专利侵权人的过失与否应根据侵权行为当时的专利侵权人的认识进行判断,地方法院应考虑各案例的特殊情况。

      尤其,举出专利法35 U.S.C.§284给地方法院赋予对专利侵权人处以加重损害赔偿额的裁量权,而且判决指出关于专利法的适用和解释,地方法院基于长期发展的健全的法理可以适用其裁量权,从而事实上判决惩罚性损害赔偿时,更宽泛地认定了地方法院可使用的裁量权的范围。

      而且,在Halo及Stryker案件中,美国大法院指出,Seagate测试的判断基准给专利权人赋予了过高的证明责任,即使专利侵权人故意侵权,而专利权人无法举证专利侵权人的客观轻率,专利侵权人还是可以回避惩罚性损害赔偿的问题,因此,将以往的专利权人的证明责任的水准从以往的“明确并且可确信的证据(Clear and Convincing Evidence)”降到“优势的证据(Preponderance of Evidence)”。

      如上所述,Halo及Stryker判决废除了以往多少有些严格的Seagate的专利侵权故意性评价基准,降低了证明责任的水准,更宽泛地认可了地方法院的惩罚性损害赔偿的裁量权,在Halo以后专利侵权诉讼中胜诉的专利权人举证专利侵权人的故意侵害变得更加容易。举一例来说明,在Halo判决之前专利侵权人的故意侵权得不到认可的Innovention Toys v. MGA Entertainment的案件中,在Halo之后,专利侵权诉讼中胜诉的专利权人举证专利侵权人的故意侵权变得更容易。举一例来说明,在Halo判决之前,专利侵权人的故意侵权没有得到认可的Innovention Toys v. MGA Entertainment等案件中,而Halo判决之后,将以往的不认定故意侵权的判决无效掉,为了重新判断增额损害赔偿相关的内容,就返送到地方法院的案子来看,很显然以后专利侵权诉讼案件中会发生很多变化。

      因此,为了更好地应对这种Halo判决以后变化的专利诉讼氛围,涉及到专利侵权诉讼时,确保更多能证明没有故意侵权各种证据可以说变得更加重要了。尤其,要进入美国的企业在开发产品时,为了以防万一,需要进行彻底的专利分析和回避设计,提前收集专家意见书,用作表明没有主观故意性的资料,而且需要以积极的态度应对以后有可能发生的法律问题。