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最近日本知识产权高等裁判所(IP high court(IPHC))的案例: 关于创造性(显著的效果)的JPO审判决定的诉讼
辨理士 韩政润

 

案卷号: 2018(Gyo-Ke)10063

发明名称: 焊膏组合物和回流焊接方法(ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法)

专利号: 4447798

原告: (○○○○工業株式会社)

被告(专利权人): (株式会社□□□製作所)

 

       - 2015326日,原告向日本特许厅(JPO)提交对于第JP4447798号专利的无效审判请求(无效审判号:2015-800058)。

       - 2015526日,被告专利权人向日本特许厅(JPO)提出更正审判请求。

       - 日本特许厅(JPO)认可了被告的更正审判请求,并于2017120日作出判决,驳回原告请求的无效审判。

      - 对此,原告于2017510日向日本知识产权高等裁判所(IPHC)提起不服审判决定的诉讼。

      - 2018220日,日本知识产权高等裁判所(IPHC)向原告作出引用判决,撤销日本特许厅(IPO)基于创造性的错误判断而作出的审判决定。

案件概述

        涉案专利的权利要求1与主要引用的权利要求1对比如下:

[涉案专利的权利要求1]

       一种焊膏组合物,包括无铅焊料粉末,松香基树脂,活化剂和溶剂,其中所述焊膏组合物包含由分子量至少为500的受阻酚化合物组成的抗氧化剂。

[主要引用1的权利要求1]

 

       一种用于焊接的助焊剂,包含130重量%的一种或多种抗氧化剂,其含有一个或多个分子中具有叔丁基的酚骨架。

[区别点]

       涉案专利的权利要求中“焊膏”被描述为“无铅”,而主要的引用并没有公开“焊膏”的金属成分,也不清楚“焊膏”是否是“无铅”。

JPO 审判中的审判决定理由

       “日本特许法”第29条第2款规定,“如果本发明所属技术领域的普通知识者依据前项中任一项的发明容易实施,尽管前项存在,其发明不能获得授权”。

        尽管日本专利局(JPO)认识到普通技术人员可以从引用的发明中所公开的构成易于实施涉案专利的构成,但是由于涉案专利具有普通技术人员无法预期的显著的效果,因此认可涉案专利的创造性。日本特许厅(JPO)认为普通技术人员不能容易实施涉案专利,具有创造性。

日本知识产权高等裁判所(IPHC)的判断理由

[创造性缺陷]

       所引用的发明公开了“含有至少一个具有叔丁基的酚骨架的抗氧化剂抑制焊料粉末的再氧化”。另外, 涉案专利公开了一种构成,其中由受阻酚化合物组成的抗氧化剂被认为是包含与苯酚骨架连接的叔丁基的抗氧化剂。鉴于这样的描述,本领域普通技术人员基于引用的发明和常规技术手段容易想到只要抗氧化剂含有与苯酚骨架连接的叔丁基,为了抑制焊料粉末的再氧化,容易想到提高可焊性(solderability)的构成。

[显著的效果]

       涉案专利具体体现出分子量至少为500的抗氧化剂,而参考下面给出的理由很难认为涉案专利具有显著的效果。也就是说,很难认为具有本领域技术人员在涉案专利的专利申请时基于常规技术知识及/或引用发明无法实施的特殊的“显著效果”。

       涉案专利的说明书中记载了评估回流的三种类型的实验。包括X作为受阻酚化合物的第一实施例、包括X的第二实施例、及不包括抗氧化剂的比较例。说明书中记载了第一和第二实施例在150℃的预热温度下显示出优异的可焊性,在200℃的预热温度下显示出保持其它属性下的优异的性能的同时具有优异的可焊性。从实施例12的结果可以看出,与不含抗氧化剂的焊膏相比,包括X作为受阻酚化合物的焊膏具有优异的可焊性。

       然而,涉案专利的说明书没有记载包含由涉案专利的焊膏或分子量小于500的受阻酚化合物组成的抗氧化剂的焊膏组合物的对比实验。也就是说,参考涉案专利的说明书,与所引用的发明相比,通过包含由分子量至少为500的受阻酚化合物组成的抗氧化剂,不能认为涉案专利具有显著的效果。

       并且,对于涉案专利中分子量至少为500受阻酚类抗氧化剂,参考发明说明第0010段记载受阻酚化合物的量(分子量)不受限制,但是鉴于优异的热稳定性,分子量最优选为500或更大

       然而,与分子量至少为500的受阻酚抗氧化剂相比,即使涉案专利的说明书中提到了优异的热稳定性,而没有记载通过获得具有优异的回流焊接特性的焊膏化合物所达到的效果。因此,不能认为抗氧化剂的分子量具有重要意义。

      被告专利权人使用以下焊膏测试回流热阻测试,以证明焊料的溶解状态。 焊膏包括i)溶剂DE,各自含有分子量为500或更高的抗氧化剂,及ii)溶剂BC,各自含有分子量小于500的抗氧化剂。结果,被告主张包括分子量为500或更高的抗氧化剂的溶剂DE,使得焊膏具有低的非溶解/熔化率。

       然而,根据被告的实验,很难认为与含有分子量为500或更低的抗氧化剂的溶剂相比,含有分子量为500或更高的抗氧化剂的溶剂产生具有更低的熔化率的焊膏。

      另外,考虑到上述实验结果,不能认为被告作为实验结果提出的结果是根据明确和非任意的评价标准进行评估的。在这些情况下,被告的实验“与溶剂BC相比,用溶剂DE产生的焊膏具有改善的回流特性”并未提出客观结果。

       因此,包含由分子量至少为500的酚类化合物组成的抗氧化剂的涉案专利的效果不能认为是明显的效果,本领域技术人员基于引用发明和常规技术手段能够容易实施涉案专利。

结论

       日本知识产权高等裁判所(IPHC)撤销涉案专利具有显著的效果,因此本领域技术人员不能容易实施”的审判决定。

 

1 申请号: JP1991-315248, 公开号: JP1993-185283