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发明专利的修改和禁止反悔原则
YOU ME法务法人 律师 全应峻、辛东桓

. 绪论

       发明专利的保护范围判断标准之一的‘均等论’为,即便侵权产品中存在发明专利的权利要求书中记载的技术特征变化的部分,只要满足一定的条件,在没有特殊情况之下,侵权产品与发明专利的权利要求书中记载的技术特征是均等的,仍然属于发明专利的保护范围。如果希望根据均等论获得侵权认定时,两个发明的课题解决原理相同,②即便发明内容有变化,但实质上具有相同的效果,③变更要素是普通技术人员容易想到的,④对象发明不属于自由技术领域,⑤侵权产品变更后的构成要素不是有意从权利要求书中排除在外的。其中,把最一个条件(⑤)称为‘申请过程中的禁止反悔原则’。

       此次本法务法人的胜诉案例涉及是否可以对申请后的发明修改同样适用禁止反悔原则,并以此排除均等侵权主张’。本法务法人一方面介绍曾经代理被告的胜诉案例,同时想指出原告的发明专利修改错误和滥用更正审判请求的问题。
 

Ⅱ. 案件经过

1. 案件的概要

序号

案件号

内容

1

首尔中央地方法院

2011GAHAP119908

原告提出禁止侵权诉讼

2

特许审判院

2011DANG264

被告请求宣告原告发明专利无效

请求被驳回

3

特许法院

2011HE7249

被告提出上诉

被告胜诉

4

大法院

2012HU1019

原告不服被告胜诉结果向大法院上诉

5

特许审判院

2012ZHENG19

原告请求更正审判(1次更正审判)

请求被采纳

6

大法院

2012HU1019

大法院发回特许法院重审

大法院认为存在修改发明专利导致的再审事由

7

首尔中央地方法院

2011GAHAP119908 判决

原告在上述禁止侵权请求诉讼中败诉

民事法院否定原告修改后的发明的创造性,并认为被告实施的产品不属于原告专利权的专利范围

8

首尔高等法院

2013NA2025765

原告不服首尔中央地方法院2011GAHAP119908判决上诉

9

特许审判院

2012DANG2866

被告请求宣告原告的发明专利修改无效

请求被驳回

10

特许法院

2013HE7151

被告不服上述判决,提出撤销上述判决的诉讼

被告的请求被采纳

11

特许审判院

2014ZHENG15

原告不服上述撤销判决的诉讼结果,再次请求更正审判(第二次更正审判),请求被采纳

12

首尔高等法院

2013NA2025765 判决

原告的上诉被驳回

13

大法院

2014DA12247

原告对首尔高等法院2013NA2025765判决进行上诉

大法院认为由于存在上述第二次修改导致的再审事由,发回首尔高等法院进行重审

14

首尔高等法院

2014NA2032500判决

首尔高等法院再次驳回原告的抗诉

15

大法院

2015DA244517判决

原告再次上上诉但被驳回

 

       原告作为可回流焊接的垫片的专利权人,以被告实施产品侵犯自己的专利权为由,2011年提出禁止侵权诉讼。被告虽然立即向特许审判院请求针对原告发明专利的无效宣告,但是被驳回。被告向特许法院提出撤销判决的诉讼并获得胜诉,原告进行上诉。原告上诉的同时为了防止自己的专利权被无效,提出更正审判(特许审判院2012ZHENG19号,以下称为‘第一次更正审判’),特许审判院认可了原告的更正请求。随着原告的发明专利更正,大法院以特许法院的判决存在再审事由为由,将本案发回到特许法院进行重审。之后,对原告提出的禁止侵权的诉讼,民事法院否定了原告的修改后的发明的创造性,以被告实施产品不属于原告专利权的申请专利范围为由作出原告败诉判决,原告对上述判决作出上诉。

       一方面,被告提出原告的发明专利修改无效的审判,但是特许审判院驳回了该请求,因此在被告不服而提出的撤销判决的诉讼中,特许法院撤销了发明专利的修改是合法的特许审判院的审决。此时,原告没有不服上述更正审判的撤销决定,再次请求了发明专利更正审判(特许审判院2014ZHENG15,以下称为‘第二次更正审判’),随着特许审判院认可该请求,原告的发明专利又一次被修改。然而,上述第二次更正审判进行过程中,首尔高等法院驳回了原告针对禁止侵权诉讼的第一审判决的上诉,在审理原告的上诉过程中,原告的上述第2次更正审判得到认可,大法院以首尔高等法院的判决存在再审事由为由,废除原审把案件再次发回首尔高等法院进行再审。

       然而,重审审理中首尔高等法院又一次驳回了原告的上诉(首尔高等法院2015.10.8.宣告2014NA2032500判决),原告再次上诉,大法院审理近三年后的结果,原告的上诉被驳回(大法院2018..1.宣告2015DA244517判决)。

       因为案件经过复杂,所以以下围绕最后大法院的2018.8.1.宣告2015DA244517判决和其原审2015.10.8.宣告2014NA2032500判决进行介绍。

2. 原告发明专利被修正的经过

 

以往的发明

1次修正事项

2次修正事项

构成 4

(修正事项 1)

所述耐热聚合物膜与所述绝缘非发泡橡胶涂层粘结,以使膜两端相隔,

所述耐热聚合物膜与所述绝缘非发泡橡胶涂层粘结,以使膜两端在绝缘弹性核心的下面中央部分相隔

1次修正相同

构成5

(修正事项 2)

所述绝缘弹性核心的下面在宽度方向两端向中间部分凹陷的形状倾斜形成。

所述绝缘弹性核心的下面以在宽度方向的两端向中间部分凹陷的形状,在回流焊接时,电接触端的两侧面产生锡上升而倾斜形成

所述绝缘弹性核心的下面在宽度方向两角向所述下面中央部分凹陷的形状倾斜形成,以使其垂直横截面形成二等边三角形的斜边

3. 原审判决内容(首尔高等法院2014NA2032500判决)

. 当事人的主张

       由于被告实施产品包含通过2次修正而缩小的原告发明的构成要素,因此,原告主张被告侵犯原告的专利权。然而本法务法人主张,被告实施产品的弹性核心是“非绝缘”的,因此,并不与原告发明专利的“绝缘弹性核心”相同或者均等,进而原告通过更正审判缩小了发明专利的保护范围,因此,根据禁止反悔原则,原告不能针对被告实施产品主张均等侵权。

. 法院的判断

       原审根本没有理由如原告的主张将‘绝缘’限定为一般的电学领域来解释,而且原告的发明在权利要求书中也没有规定具有相对绝缘性,因此无法认为被告实施产品的弹性核心构成是绝缘的。

       而且对于修正事项2,被告实施产品如原告的发明专利,其下面不是二等边三角形形状,是在宽度方向上两端向中间部分以曲折的非对称曲面凹陷的形状,因此不属于字面侵权。而且,如本法务法人的主张判示为,“原告处于被否定创造性的危机对发明专利进行了修正,通过两次修正对不具有创造性的发明专利的权利要求进行了限定,以维持了专利授权,因此,根据禁止反悔原则,对于原告有意排出的部分,不能主张均等侵权”。

4. 大法院判决的内容(大法院2018. 8. 1.宣告 2015DA244517)

       原告不服上述判决进行上诉,并以与原审相同的主旨主张了被告的专利侵权。

大法院认为,关于修正事项2,原告的发明为‘在宽度方向两个角落向所述下面中央部分凹陷形成,以使其垂直横截面形成二等边三角形的斜边’,而被告的发明为“在宽度方向的两端向中间部分凹陷状倾斜形成具有曲折的非对称曲面’,文字不同,进而不是文字侵权。对于被告的均等侵权主张,大法院判断为,‘当申请人或者专利权人在申请过程中把与发明专利成对比的对象产品有意从发明专利的权利要求书中排除在外时,专利权人主张对象产品是权利要求书的保护范围违反了禁止反悔原则’,同时‘该法利同样适用于专利授权后进行修正时,存在权利要求范围的缩减之情形”。

       如上,原审已经正确判断为被告实施产品并不是与原告的发明专利相同或者均等的,那么被告实施产品是否为“绝缘性”是假设的,只不过是附加判断而已,没有必要另外考虑。

如上所述,原告为了防止发明专利不具有创造性,通过修正以“二等边三角形的斜边形状”将发明的构成要素5的范围进行限定,这属于把像被告产品的左右不对称的弹性核心下面有意从原告发明的申请专利范围排除在外。终究大法院判断被告的实施产品没有侵犯原告专利权,并驳回了原告的起诉。
 

III. 结论

       如上所述,本法务法人对权利者通过更正对发明专利进行修正适用了禁止反悔原则而获得胜诉,至今为止,在实践中有过在下一级审理中对通过更正复审缩小的申请专利范围适用禁止反悔原则的(特许法院2002.8.30.宣告2011he5992判决)案例,但是此次案例的意义在于,该案例是首次胜诉。


IV. 补论

1. 原告请求更正审判的问题

       发明专利修正可在权利要求范围的缩减、记载错误的修改、明确不清楚的表述时进行,只能在说明书或者图中记载范围内进行修正,修正不能实质上扩大或者变更专利范围(特许法第136条)。

       然而原告的修正用“二等边三角形”来修饰以往的发明,同时原告在上诉理由书中主张,并不是一定要两边是直线,并且完全对称才能成为二等边三角形。根据原告的这种主张,2次修正以“二等边三角形”限定发明,但是事实上“在宽度方向两端向中间以凹陷的形状(中略)倾斜形成的下面”,其与修正之前的发明内容相同,修正根本没有意义。若按原告的主张,本案原告的修正事项2违反了修正条件,引用该修正的更正审判是不合理的。

2. 更正审判的滥用问题

       原告在第一次更正审判撤销诉讼中败诉后,没有对此结果进行争辩,故意等到修改无效确定后,直接再次请求第二次更正审判。原告恶意利用发明专利更正审判制度,采用故意延迟裁判程序战略以存续自己的专利权。

       日本为了解决上述滥用更正制度存在的问题,对特许法进行了修正,即在请求无效宣告时,在无效宣告程序中可以请求修正,但不能另提出更正审判,只有在提出撤销判决诉讼之后的90日内,才允许请求更正审判。