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申请前主动公开的反攻策略
辨理士 李镕圭

       专利申请的时候有一句话会经常听到,即在发明公开之前应先申请专利。这是因为被论文、使用等公开之前申请专利才不会丧失新颖性,从而可以顺利获得授权。但,与其相反,有些时候需要在申请之前主动公开发明,这种情况大概有以下几种

 

       1. 为适用美国专利法§102(b)(1)(B)(不丧失新颖性的例外)的条件

       美国专利法§102(b)(1)(B)规定在该发明公开之前被发明人、共同发明人或通过他们间接得知的人公开时,可以适用不丧失新颖性的公开。该内容称为shield规定,这可以通过先公开行为阻止后公开行为(包括与发明人没有关系的公开)。就发明人而言,由于开发同款技术的竞争公司较多,如果该发明存在持续被公开的可能性,则可以考虑首选公开该发明,之后在1年内只要申请专利就可以适用不丧失新颖性的例外规定。难以理解的是,除了发明人,即使从发明人那里间接得知该内容的人公开该发明也可以避免丧失新颖性。该目的是通过引导主动公开申请内容来让地三方容易实施,从而激励产业的发展。

 

 

 

 

       只是,该申请策略针对的只是美国申请,对不丧失新颖性的例外条款相对比较严谨的日本、中国和欧洲不能利用该申请策略。

 

       2. 阻止原始专利权人的交叉许可的策略

       拥有原始专利(下称A公司)时,随着R&D的不断进行,用于实施发明的周边必要技术也会得到开发。另外,竞争公司(下称B公司)虽然无法利用原始专利,但通过业务扩展等会申请基于原始专利的改良专利。此时,如果A公司在B公司申请改良专利之前主动公开其周边技术的话,B公司由于这种公开无法获得改良专利权。结果,B公司无法利用改良专利来与A公司签署交叉许可,从而不能继续开展该领域的业务。

 

 

       3. 申请重要性明显低的发明

       通常大型企业把申报的大量职务发明用等级进行划分。此时,针对重要性明显低的请,如果申请专利费用较高,但如果不申请专利的话,万一竞争公司申请会给其带来危险。这时,可以考虑先在韩国专利局运营的网上技术公开资料室公开该发明(公司的资料可以在KIPRIS网站的网上技术公开中检索到) ,从而可以杜渐竞争公司申请相同发明,该公开不发生任何费用。如果以后发现该发明变得重要需要申请专利,则可以在公开之日起1内申请专利并主张不丧失新颖性的例外
 

 

* 资料来自: USPTO AIA 培训资料