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多个商标注册例、交易使用例与商标的识别性判断
YOUME法务法人 律师 全应峻、郑相鲜

. 绪论

 

        包含组合商标中部分构成的商标在其指定商品和相同·类似商品上注册多件商标或已公告的情况,可以在判断该部分构成没有作为重要部分的功能的识别性或识别性甚少时考虑。此时,可以综合考虑注册或公告的商标的个数;申请人或商标权人的数;该构成部分的本质识别性层度以及与指定商品的关系;是否存在公益特定人独占不合适的情形(大法院 2017. 3. 9. 宣告2015HU932判决等) 

 

        下面介绍一下本所有关于此的胜诉案例,即,被告为了否定原告注册商标的识别性提交了多个商标注册例和交易使用例,针对此,法院在判断原告注册商标的识别性时,具体是以哪些标准来考量。

 

. 案件经过

 

1. 案件概要

        原告的注册商标为组合商标,图形为主要构成要素。被告将与原告的注册商标类似的商标适用于与原告使用商品相同或类似的多个产品中并进行销售。原告是在该行业市场占有率排第一的企业,原告从20年前就开始使用注册商标,并对标注注册商标的商品支付了大量的广告费。原告通过在有名电视剧中让主角吃标有原告注册商标的产品的方式,即PPL方式做了广告,而被告在其运营的网站上宣传是有名电视剧的主角喜爱的产品,并且还销售标注有与原告注册商标类似的商标的产品。针对被告的行为,原告提起请求禁止不正当竞争行为及损害赔偿的诉讼。

 

2. 1审判决

        原告主张被告的行为属于不正当竞争法第2条第1(GA)项及(DA)项的不正当竞争行为。原审认可了原告的注册商标的众所周知性,并认为被告的商标和原告注册商标站在一般消费者的立场整体·相隔一定距离观察时,其外观主导的印象和含义相同或相似。

被告作为证据提供了多个注册商标,并主张原告注册商标的图形已在本行业注册有多个商标且广泛使用着,所以原告注册商标的图形没有识别性或识别性很低。对此,原审认为原告注册商标作为表示原告制造销售的产品的标志,在国内广泛得到认识以被众所周知,所以不能仅仅因被告所主张的那样,也就是说不能因原告注册商标的图形被广泛使用着而判断原告注册商标图形没有识别性或识别性很低。而且,以原告注册商标的申请日为准,针对与指定商品相同或相似的商品,法院无法认可注册了多件与原告注册商标的图形相似的商标,故原告注册商标的图形没有识别性或识别性非常低。

       即,原审判断注册商标的图形的识别性时,即把被告提交的多个注册商标作为原告注册商标的识别性判断要素来考虑时,把原告注册商标图形是否获得众所周知性和被告提交的多个注册商标是否为原告注册商标的申请日之前提交的注册商标作为识别性的判断标准。

       最终,原审认可了原告注册商标作为原告表示原告制造销售的产品的标志,在国内广泛得到认知,并被一般消费者认为是优质产品,之后被告把国内广为人知的与原告注册商标类似的被告商标标注到被告 产品上并进行制造销售的行为是让一般消费者混淆的行为,因此属于不正当竞争法第2条第1(GA)项及(DA)项的不正当竞争行为,并采纳了原告的请求禁止不正当竞争行为及部分请求损害赔偿(50000000韩元)。被告对此判决不服提起上诉。

 

3. 2审法院

       特许法院与原审法院一样,认为被告行为属于不正当竞争法第2条第1(GA)项的不正当竞争行为,因此驳回了被告的上诉。

       上诉法院认可原告注册商标是具有众所周知性的商品标志,并且原告商标和被告商标都以图形为主要构成,从其大小或位置,比重方面引起消费者的视线,从而决定整体印象,构成图形的具体结构和色彩的区别仅仅是细微的区别而已,在相隔一定距离观察时无法确认,所以两个商标整体来看给消费者的印象是类似的。

       被告提交了95件注册商标和交易中使用的117件标志,并主张原告商标的图形部分在本行业常常使用且已注册有多件商标,所以没有识别性或识别性很低。针对被告的主张,特许法院基于不正当竞争法第4条的请求禁止认定的判断时间点的辩论结束时为准来判断了原告商标的图形部分的识别性。特许法院针对原告注册商标的图形是否具有本质上的识别性给出3个判断标准(产品的拟人化与否;是否以特定形状布置;产品的特定部分表现的形态)。经判断,符合上述所有标准而被判断为类似的只有5件注册商标和5件交易中使用的标志,以原告针对其向韩国特许审判院请求宣告无效并提出禁止使用的诉讼,以此来为维持识别性所做的努力和原告注册商标具有周知性等为由,法院认为原告注册商标的图形识别性仍然很强,不能仅靠被告提交的证据来判断其没有识别性或识别性很低。即,特许法院在判断原告注册商标的图形的识别性时只考虑了被告提交的证据中反映了原告注册商标的图形的主要特性的图形。

       原审法院在判断原告注册商标的识别性时以原告注册商标的周知性和申请时间点为准排斥了多个注册商标和交易中使用的例子,而特许法院在原告注册商标的周知性基础上进一步具体提出了原告注册商标实质上是否具有识别性的判断标准,并且考虑了多个注册商标是否符合该标准且原告为维持注册商标的识别性是否做了努力。

 

. 结尾

       当判断组合商标中部分构成没有作为要部的功能的识别性或识别性甚少时,可以考虑包含该构成部分的商标在其指定商品相同或相似的商品上注册或被公告的情况。但是,评价这些情况时,特许法院综合考虑了原告注册商标是否获得周知性,在原告注册商标的申请日之前是否注册了多个商标,多个注册商标的例子和交易中的使用例子是否符合原告注册商标的本质上的识别性判断标准,原告是否为维持注册商标的识别性做出努力,在这一点上具有判决意义。