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1、案件的概要
【原告、被上诉方】XXXXXXINK 外1名
【被告、上诉方】XXXX 株式会社
| 注册商标 |
使用商标 |
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原告中1名将性功能障碍治疗药剂作为指定商品获得商标权，而且取得外观设计专利权，另一名原告（子公司）自1998年开始独占进口、销售注册商标和外观设计专利权的产品。
被告以使用商标的形式销售被告的医药产品。
2、案件经过
- 首尔中央地方法院 2013.3.29 宣告 2012GAHAP87022 判决
- 首尔高等法院 2013.10.17. 宣告 2013NA26816 判决
- 大法院 2015.10.15. 宣告 2013DA84568判决
3、大法院判决
甲．判决主旨：虽然注册商标和乙公司产品在形态上部分相同，但不仅形态上有区别，而且作为专门医药品根据大部分医院医生的处方下药的乙公司产品，其包装和产品上记载的名称、乙公司的文字商标和商号等能够与注册商标区分开，所以很难认为注册商标和乙公司产品的形态会引起消费者的误认、混淆，因此无法认为两者相同或相似。
乙．判决内容：原审判决认定审判书中的事实之后，并综合考虑与涉案注册商标相同的、由棱形的立体形状和蓝色系列的色彩的结合的原告的“Viagra”产品（以下称“原告产品”）的销售期间和销售量；区别于原告的“Viagra”文字商标标志，利用其他“Blue diamond is forever”文字、蓝色钻石照片手掌上的蓝色棱形图形等形成的涉案注册商标的广告活动；涉案注册商标被称为“蓝色钻石形状”或者“棱形蓝色药片”或者“蓝宝石”等并在媒体曝光的频度；消费者识别调查结果和原告的“Viagra”文字商品标志的知名度的相关部分转移到具有该商品的形状的涉案注册商标上的事实，认为涉案注册商标在商标申请注册之前的较长时间内，在特定商品上被使用，其结果在消费群体中该商标被显著地认为是用于标识原告的产品，因此可充分地说，涉案注册商标是通过长期的使用而获得了识别能力，何况附加有文字商标的理由也不能推翻上述的结论，因此，不能以涉案注册商标没有识别能力为由，就此判断涉案注册商标可能被无效掉。
基于本法理和记录来考虑，原判的上述认定和判断是合理的，而且不存在对旧商标法第6条第2款的规定的误解。
根据原审判决理由和记录，内服用片剂具有各种大小、形状、颜色，可使用的大体形状多种多样，作为涉案注册商标的指定商品的心脏血管用药剂、性功能障碍治疗用药剂实际上由多个厂家生产并销售，这些厂家生产销售的药剂不同于涉案注册商标的棱形的立体形状和蓝色系列的色彩。而且，很难认为这些形状和色彩的结合发挥了超出片剂本来的功能的技术要素。基于这些情况，不能因为涉案注册商标仅仅属于用于确保欲注册商标的产品的功能所不可缺少的立体形状构成的商标为理由而认为很明显该注册商标应该无效掉。
同样宗旨的原审判断是合理的，而且没有误解商标法第7条第1款第13项规定。涉案注册商标和被告产品在形态上虽然存在相同的部分，但不仅形态上有区别，而且作为专门医药品根据大部分医院医生的处方下药的乙公司产品，其包装和产品上记载的名称、乙公司的文字商标和商号等能够与注册商标区分开，所以很难认为注册商标和乙公司产品的形态会引起消费者的误认、混淆，因此无法认为两者相同或相似。
因此，不对其他上诉理由进行判断，直接驳回原审判决，将案件重新转送到原审法院，以在原审法院进行重新审理或判断，做出判决如主文，参与本案的大法官的意见一致。
4、本判决的意义
本判决的意义在于，对于与缺乏识别能力的色彩相结合的医药品的形态，长期以来独占并持续使用，对此通过问卷调查等，基于被广泛认知的事实，在商标法和反不正当竞争法上特别显著性被认可。尤其，原告实际使用的片剂上，虽然在蓝色钻石形态上阴刻有文字，但通过持续的广告活动、问卷调查仅通过色彩和形态也可认定其特别显著性，这赋予了新的含义。
进一步而言，大法院曾经做出大法院2012.10.18.宣告2010DA103000的判决，其中，对于明显缺乏基于使用的识别能力的，在明显会被无效的情况下，即使在无效审判结束前，通过权力滥用可以否认其权利，因而可视为不侵害商标权。虽然大法院曾经做出这种判决，但通过基于使用具有识别能力，获得使无效理由不明确的反论，这也是本判决的意义所在。
另外，在判断商标的近似于否时，虽然认定与注册商标存在共同之处，但是根据具体、个别的情况认定表征不近似，并且通过使用具有特别显著性，从而使商标权有效，但从其权利范围解释被缩小的现象分析，针对缺乏识别能力的表征，当通过使用获得识别能力时，本判决对于相似程度的解释提出了一定的标准， 这也是本判决的意义所在。
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