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特许经营与商标权
YOUME法务法人 律师 全应峻、辛东桓 YOUME特许法人 辨理士 金成桓、张仁善

Ⅰ. 绪论

      近来,各种特许经营事业在盛行。在开展特许经营事业或开办相关加盟店时,要确认的事情很多,其中特别重要的问题就是要确保特许经营所需的商标权。

      由于使用特定标志,开始特许经营事业后,当出现商标权问题时,变更标志不仅困难而且需要很多费用,甚至还可能会动摇事业的根基。因此,在准备特许经营事业时,对确保及维持商标权要格外注意。

      有关于此,下面介绍本法务法人的胜诉案例,下述案例是用于特许经营事业的标志引起商标权纠纷而不得不变更使用标志且为了找回原来标志耗费大量时间和费用的案例。

 Ⅱ. 案情经过

      1. 案由

      本案原告为A紫菜包饭特许经营加盟总部,被告为B紫菜包饭特许经营加盟店。原告在开始紫菜包饭特许经营事业时,选定要使用的服务商标(a)并完成商标申请后,招募A紫菜包饭特许经营加盟店开始营业。然而,在原告选定及申请服务商标(a)时,已经有了在先商标查询中未被发现的作为服务商标与原告申请使用的服务商标近似的注册在先的服务商标(b)。知道这一事实的原告加盟店的一名店主从该注册在先的服务商标的权利人受让该商标权后,要求原告停止使用服务商标或支付巨额使用费。原告不得不停止使用已经使用一段时间而具有地域公知性的服务商标(a),只能重新变更(a’)用于特许经营事业的标志,因此还承担了加盟店更换招牌等所需的所有费用。同时,原告申请注册的服务商标权也被无效。

      此后,上述注册在先的服务商标权(b)的受让人从原告加盟店推出,并使用原告以前使用的标志(a)开始了新的紫菜包饭特许经营事业(被告就是与上述受让人经营的特许经营加盟总部签合同经营紫菜包饭加盟店的那一方)。

      为此,接受原告委托的本特许法人以上述注册在先的服务商标权(b)的受让人(本案被告的加盟总部)故意对指定商品使用与注册商标近似的商标致使消费者对商品质量产生误认或者与他人业务相关的商品产生混淆为由对其注册服务商标提出了撤销审判(商标法第73条第1款第2号),通过判决最终确定撤销注册商标。

      如上所述,本特许法人以不正当使用为由撤销了被告加盟总部的注册在先的服务商标(b),使得原告可以对原告过去使用的标志(a)重新申请注册商标及服务商标,而且先使商标获准注册后,针对被告的特许经营加盟店以侵害商标权以及违反不正当竞争法为由提起禁止使用本案商标的诉讼。

      2. 诉讼争议点

      原告重新申请过去使用过的标志的时间虽然是被告的加盟总部开始使用服务商标之后,但是早于被告与被告的加盟总部签订加盟合同开始使用该服务商标的时间。
 

被告的加盟总部开始使用服务商标(a)的时间 2012年12月左右
原告申请注册商标、服务商标(a)的时间 2013年12月3日
被告开始使用服务商标(a)的时间 2014年以后


      在本案诉讼过程中被告主张,加盟总部在原告的商标申请日之前已经使用了商标,因此被告也享有商标法第57条之3第1项的在先使用权。因此,被告是否能以加盟总部的服务商标使用时间为基准抗辩在先使用权成为本案的争议点之一。

      同时,被告还主张,原告过去在收到注册在先的服务商标的权利人即被告的加盟总部的警告函后停止使用该商标,这表明原告放弃本案服务商标或者默认被告的加盟总部使用商标,因此本案诉讼是原告为了妨碍被告的正常营业给被告造成损失而提起的,属于禁止反悔或者权利滥用,不能被允许。即,收到权利人的警告函后停止使用商标的行为是否可被解释为放弃商标或者默认商标使用是本案的又一个争议点。

      3. 首尔高等法院的判断

      针对被告的在先使用权抗辩,法院认为,被告的开店日为本案注册商标申请日之后,即使加盟总部因在先使用而具有商标使用权,被告也只是通过与加盟总部签订加盟店合同而被设定为关于加盟总部注册服务商标享有普通使用权的人而已,不属于商标法第57条之3第1项中规定的继承在先使用权人地位的人,所以被告的抗辩不予接受。


      另外,法院认为,收到被告的加盟总部的警告函的原告停止使用商标,只是原告表示若存在与注册服务商标权利人发生纠纷的隐患就先不使用上述服务商标(a),不能认为原告放弃有关服务商标本身的权利或者默认他人使用标志或者没有实际使用该标志的意愿,因而排斥了与此有关的被告的主张。

      最终,法院作出判决责令被告停止使用原告注册商标以及从被告的招牌等删除与原告注册商标近似的标志。

 

Ⅲ. 结论

      若上述首尔高等法院的判决最终确定的话,原告可以要求被告的加盟总部停止再招募加盟店,以此可以找回过去被剥夺的相当一部分权利。只是,原告为得到这样的判决消耗了很多费用并耗费了将近四年的时间。

      如果特许经营事业准备之初通过法律专家的咨询评估后期会出现的问题,并通过经验丰富的辨理士对用于特许经营事业的标志彻底进行在先商标查询等,就可以既避免浪费很多费用又可以省力。对于特许经营事业,再怎么强调有关商标权的法律咨询也不过分。