|
随着网络的发展和电子商务（e-Commerce）的活跃，一种新型专利，Business专利，Business Method或者商业模式（Business Model，BM)专利开始得到认可。通常BM专利是指关于新型电子商务方法的专利，最近，其范围扩大到包括软件领域的专利，而且得到广泛的使用。
上个月，专门网银KAKAOBANK上市后的第13天新开账户就已多达200万，这使大家很震惊。由于可以在网上容易进行以往的金融业务，用户正在持续增加，尤其受到年轻人的欢迎。预计这种趋势以后会进一步加速。因此，往后会出现更多与金融相关的BM专利，由此带来的侵权诉讼也会随之增加。
但是，对BM专利是否应予以专利的争论仍存在，对此，各国的审查基准主要受美国的主要判例及欧洲知识产权局政策的影响。因此，在此介绍一下可以争辩与金融商品及服务有关的BM专利的有效性的美国无效宣告制度(Covered Business Method Review，以下称‘CBM Review’)。
1. 申请期限
CBM Review是美国专利法被America Invents Act(AIA)修改时，于2012年9月16日新设的制度，作为过渡期法案于2020年9月16日届满，预计将被新的制度代替。因此，申请人须在上述届满日之前提交申请。
2. 申请条件
CBM Review的申请人需要满足以下所有条件：
- CBM Review申请人必须是受专利侵权嫌疑（包括收到侵权律师函的情形）或者是侵权诉讼的被告
- CBM Review的涉案专利应为在2012年9月16日之后的申请
- CBM Review的申请人有必要对涉案专利的权利要求的具有50%以上说服力的无效性进行辩论
- CBM Review的涉案专利应为“请求保护，除技术发明以外的实施或者运营金融商品及服务的数据程序或者对运营方式的方法及装置的专利”
在此需要关注的是CBM Review对象专利的适用范围有可能引起争议。去年2月，联邦巡回抗诉法院的判决（Secure Axcess, LLC v. PNC Bank National Association(Fed. Cir. 2017)有助于确定CBM Review的涉案专利的适用范围。Secure Axcess拥有关于电脑保护网页认证的专利（美国专利7,631,191号，以下称为“191专利”），其以侵犯本专利为由，针对包括PNC在内的金融机关提起侵权诉讼。上述金融机关为了无效191专利，向 Patent Trial and Appeal Board(PTAB)申请了CBM Review。191专利的说明书中冒称特定网址的类似网址中使用了单词“bank”，然而191专利实际上是广泛使用于金融之外的各种领域的技术，并不局限于金融业务。191专利是用于解决金融机关的消费者使用的网页上可能会发生的问题，相当于金融商品或者金融服务“伴随（incidental）的辅助（ancillary）行为”，PTAB做出了相当于CBM Review的涉案专利的判决。因此，Secure Axcess向联邦巡回抗诉法院进行抗诉，抗诉法院的判决为，虽然CBM Review涉案专利的范围没有必要局限于信誉、贷款、房地产交易及投资商品等，但是不能扩大到“伴随或者补充”金融交易的“行为”。换句话说，CBM Review的对象专利可相当于与金融有关的广泛的行为，应在涉案专利的权利要求中明示相关金融行为。
3. 优点
在美国专利法中用作无效宣告的制度，除了CBM Review之外，还有Inter Partes Review(IPR)及Post-Grant Review(PGR)。CBM Review在启动审判的举证基准（50%以上的说服力）及法律依据（可运用包括101条、112条、102条及103条的概括性的法律依据）上与PGR类似。但是与PGR不同，CBM Review自专利授权之日起或者重新发行9个月之后，亦可以申请。而且,与IPR不同，CBM Review可以在整个专利性要件上争辩有效性，具有禁反言原则的适用范围窄的优点。美国专利局网站很好地整理了CBM Review、IPR、PGR的主要特征，请参考(https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/aia_trial_comparison_chart.pptx)。
4. 结语
如前所述，信誉、贷款、房地产交易、股票及投资商品等整个金融商品相关业务在线上进行的趋势将会急速增加。因此会出现更多金融相关的BM专利，这些BM专利的专利性会继续成为争议的对象。考虑到美国议会导入CBM Review，以便比诉讼更低廉的费用无效掉没有专利性的金融相关BM专利的意旨，即便CBM Review在2020年9月16日届满，预计会被更具体的制度而代替。因此，金融相关BM专利侵权诉讼的被告有必要更积极运用CBM Review。
|